2017年1月18日專利法再度公告修正，針對新穎性優惠期的條文，將優惠期期間由6個月改為12個月，並將適用範圍擴大為「申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實」。同時修正的相關法條為第59條「專利權效力所不及」事項中先使用權條款之但書部分，將先使用主張因專利權人聲明保留專利權而無效之期間延長為12個月。

本次修法有利於專利申請人，並期望能鼓勵發明提早公開與流通。然而，因為新舊法適用條文的缺陷，造成「專利權效力所不及」制度有一國兩制的問題。

專利法新增第157條之1，其規定2016年12月30日「修正之第二十二條、第五十九條、第一百二十二條及第一百四十二條，於施行後提出之專利申請案，始適用之」。本次修法已於2017年4月6日經行政院院臺經字第1060009562號令發布定自2017年5月1日施行。

因而，第59條的「專利權效力所不及」規定只適用2017年5月1日之後申請的專利，而不適用該日期前申請的專利。亦即，針對5月1日以前申請的專利，相關被控侵權人無法主張「專利權效力所不及」為抗辯理由。

此修法的錯誤導致我國立刻違反《與貿易有關之智慧財產權協定》（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights）第2條第1項準用《保護工業財產權巴黎公約》（Paris Convention for the Protection of Industrial Property）第5條之2之強制規定，即針對短暫或意外經過國境的交通工具及其內裝置或設施等之使用行為應視為非專利侵害行為。此規定原落實在專利法第59條第1項第4款之專利權效力不及於「僅由國境經過之交通工具或其裝置」。但因為修法的錯誤，僅有2017年5月1日以後申請的專利才有該款的適用。

本此修法的問題起因於便宜行事，而未區分專利申請與權利行使規範的差異。針對專利申請議題，主要涉及專利要件的調整。以往也有新舊法適用的規定，例如在2011年11月29日的專利法修正中，新穎性優惠期的事由擴及進步性的審查，而產生專利法第149條第1項規定修正案「施行前，尚未審定之專利申請案，除本法另有規定外，適用修正施行後之規定」。

此立法模式乃考量行政處分的司法審查基準議題，即法院就行政處分的合法性或適當性的審查是根據處分當時的法律或法規為判斷基礎。針對「審定但未公告成為專利」的專利申請案給予法律適用上的明確性，而有制訂新舊法適用規定之必要。

當然，本次的專利要件新舊法適用規定也有其缺點，因為其未處理「新法施行前提出但未審定之申請案」的專利要件適用問題。但最嚴重的問題是針對權利行使的新舊法適用規定。

關於權利行使，其考慮起訴當時民事請求權有無理由。而「專利權效力所不及」的事項僅是侵權人可採用的抗辯理由，但並非侵權人的權利，因為相關立法並非採取「被控侵權人有實施專利權」的用語。一旦修法廢除抗辯理由事項，則儘管相關抗辯理由可於修法前的狀態下提出，被告仍無法在修法後主張。因而，在專利法未給予2017年5月1日以前申請之專利有「專利權效力所不及」適用之規定下，面對該類專利的被告即無法在訴訟中主張相關抗辯理由。

原本僅針對先使用權所做的規定，卻因為立法失誤而影響其他「專利權效力所不及」的適用。唯一倖免的是專利法第60條與第61條等分開制訂的「專利權效力所不及」事項，即申請藥證所需的必要行為及藥劑師的配藥行為。

專利申請與權利行使等二類規範的新舊法適用應分別規定，才能避免這次的修法缺陷。面對「專利權效力所不及」的一國兩制問題，僅能在未來修法以修復此缺陷。但期望智財局能在未來的專利法修正中，好好設計新舊法適用條文，以免造成專利法制度的危機，並讓我國有有違反國際條約的問題。

※作者為政治大學科技管理與智慧財產研究所助理教授